(論考) LES-Japan SEPシリーズ米国編 SEP Licensing Playbook by Mr. Mauricio A. Uribe

日本ライセンス協会のLES JAPAN NEWSに海外の専門家によるSEP解説シリーズの連載を開始してから8回目を迎えました。

今回は本年3月号に掲載した「SEPライセンスプレイブック〜 Reimagining SEP Licensing Playbook- Changing Perspectives from the United States」の転載許可が下りていますので掲載させていただきます。米国弁護士Mauricio A. Uribeに執筆いただきました。

LES  JAPAN NEWS, Vol.65, No.1, March 2024, P. 70-83

本文は英語で、PDFを文末に添付しました。

＜概略紹介＞

筆者のMauricio A. Uribe弁護士はSEPを含む ライセンス交渉にシアトルベースで携わる実務経験豊かな米国弁護士である。今回自らの経験 をもとに実践的なSEPを巡るPlaybook(指南書) を執筆した。 

本論の構成は：

(1)はじめに

(2)SEPライセン スが置かれている環境の変化、

(3)SEPライセン ス交渉を巡り特に留意すべき点、

(4)4つの奨励策

(5)終わりに

からなる。

 はじめに筆者が強調したことは、SEPライセ ンスを取り巻く環境が変化をしている事実、つまりライセンスはOEMにしか許諾しないという形態が伝統的なTurn-key方式のライセンススタイルにとって代ろうとしている事実である。このライセンスモデルは決して新しく生ま れた形態ではないが、今はAvanciのOEM-only modelやQualcommの”No license, no chip”のモデルのように主流を占めるようになっている。 あらたな環境はSEPの世界において異なるライセンス指南書(Playbooks)を必要としている。 筆者はそのPlaybookの誕生の背景には二つの economic theoryが底流にあると見る。当初のライセンシー寄りのHold up理論と、のちに登 場したライセンサー寄りのHold out理論であ る。これらは米国政府機関におけるSEP政策の変化(実施者寄り→権利者寄り→中立)と流れを一にしている。初期の伝統的なPlaybookは拒絶することを教えてきたが、今時代は異なる方向を示している。その舞台の一つはクルマ産業 である。筆者はいまの変化の時代に対応する新 たな考え方を推奨している。 筆者のPlaybookは特にSEP実施者が考慮すべ きライセンス交渉への準備について4つの推奨 ポイントを提示している。

概略だけ述べると、

(1)受け入れ可能な累積ロイヤリティを事前算定 し、払い過ぎを防止すること。(2)実装にあたり技術的背景を理解し、外部からの技術的

LES-J 2024FEB28_Final.pdf

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バックアップを受けて課題を切り分けること。 これにより建設的議論が可能になり、適正な対価を判断できるようになる。(3)ライセンス交渉における交渉リズムを維持することでミスを犯さないこと。安易なライセンス取得拒否の態 度は訴訟リスクを増加させるため、初期の「トリアージュ」が必要である。(4)ロイヤリティを分担軽減する方策(Offset)と補償条項(Indemnification)などの負担緩和策も考慮にい れる。具体的には保険条項Insuranceや供給元の選別も事前に考えなければならない。パテン トプールの利用は有力な選択肢となるが、一方で不利益なオファーを招来しないようにライセンス取得への積極姿勢(pro-active licensing)を維持しながらさまざまなオプションを検討すべ き等のアドバイスを述べている。

筆者の推奨する新たなPlaybookを読みながら、これまでと何が異なるかを検討いただけるのは有益ではなかろうか。